Уникальность товарного знака: как успешно пройти регистрацию в Роспатенте

Проверка товарного знака на уникальность

В федеральное патентное бюро “Железно” обратился владелец шоурума женской одежды MIO BOUTIQUE. Клиент хотел получить товарный знак на это название. Сначала мы провели предварительную проверку. 

Расскажу, какими способами можно проверить товарный знак на уникальность перед тем, как подать заявку на регистрацию в Роспатент. 

Самостоятельно. Проверить обозначение можно самостоятельно через бесплатные онлайн-сервисы. Из плюсов - никаких затрат и оперативность. Такая проверка занимает несколько минут и действительно выявляет явно не уникальные варианты. Но! Этот метод не учитывает поданные на регистрацию заявки. То есть возможно кто-то уже оформляет ваш знак на себя, а значит имеет приоритет. Упустить эту информацию - значит потерять время и деньги.

Базы ФИПС. Федеральный институт промышленной собственности - это подразделение Роспатента. Проверка учтет знаки, только поданные на регистрацию. Но за это придется заплатить от 4 130 рублей (стоимость проверки одного словесного обозначения). Еще из минусов метода: никаких комментариев от эксперта. Вам самим нужно будет сравнивать знаки и оценивать возможность успешной регистрации.

Обратиться в патентное бюро. Даже если вы решили подавать заявку на товарный знак самостоятельно, можно обратиться на стадии предварительной проверки в патентное бюро. Например, в “Железно” такая проверка проводится бесплатно и абсолютно ни к чему вас не обязывает. Мы не делаем никаких экспресс-вариантов. Работа над проверкой уникальности вашего товарного знака длится 3-4 часа. В ручную. Итог проверки - это отчет с выводами эксперта о возможности регистрации бренда. Либо же рекомендациями по доработке, если есть опасения, что знак не пройдет проверку.

Вернемся к кейсу MIO BOUTIQUE. Проверка показала, что в Роспатенте уже зарегистрированы несколько похожих брендов. Все они были представлены в той же сфере деятельности. Случай сложный. Менять название клиент не хотел, и наши эксперты решили дать знаку шанс на регистрацию.

Предварительный отказ в регистрации

Предварительный отказ - это не страшно. Знак можно отстоять, если грамотно ответить проверяющему и собрать доказательства. Эксперт Роспатента – это человек, а не машина. Он часто бывает субъективен, может допустить ошибку или же слишком “сурово” оценить ваш знак. 

Когда мы подали заявку на регистрацию товарного знака MIO BOUTIQUE, то ожидаемо получили предварительный отказ. Мешали сразу три обозначения:

• MIO

• MIO shoes & accessories 

• МИО обувь & аксессуары

Почему это произошло? При проверке эксперт Роспатента проверял каждое слово отдельно:

• MIO – местоимение со значением “мой”. Это слабый элемент, то есть он не влияет на значение знака. 

• Слово BOUTIQUE прямо указывает на вид магазина. Это неохраняемое слово, права на него нельзя зарегистрировать. 

Что делать? Правильно выстроить тактику защиты и написать ведомству мотивированный ответ.

Ответ на отказ в Роспатенте

Защищая название клиента, мы, во-первых, подчеркнули различие его знака от других по значению. MIO BOUTIQUE на итальянском в буквальном переводе – “мой бутик”. Это цельное словосочетание. Тогда как знаки MIO/МИО – это просто местоимение.

Во-вторых, мы доказали различие знаков по звучанию. Букв и звуков в заявленном названии больше, чем в трех других. Слова shoes & accessories / обувь & аксессуары  – неохраняемые.

И наш третий аргумент: мы нашли примеры брендов, где слово BOUTIQUE охраняется. 

В результате специалисты Роспатента приняли во внимание все доводы и вынесли решение в нашу пользу. Товарный знак зарегистрировали, хотя шансы, на первый взгляд, были невелики. 

Какой вывод можно сделать из этой истории? В случае предварительного отказа свой знак можно и нужно отстаивать! Иногда приходится идти на компромисс и вносить в название небольшие изменения. А иногда удается зарегистрировать свой бренд, не меняя в нем ни одной буквы. Тем, кто регистрирует товарный знак самостоятельно, сделать это нелегко. Помощь патентного бюро с опытными специалистами в штате в таких ситуациях неоценима. 

С радостью расскажу о всех тонкостях процесса регистрации товарного знака. Пишите в WhatsApp по номеру +79229092784 или Telegram @zhelezno_pb.