Товарный знак занят: как обойти препятствие при регистрации бренда

Расскажу на примере кейса из практики федерального патентного бюро “Железно”. К нам обратился предприниматель, который развивает бренд ювелирных украшений MINIMALIST. Предварительная проверка обозначения показала, что есть два зарегистрированных ранее бренда, которые могут помешать регистрации. В нужной нам сфере деятельности (а именно в 14 классе МКТУ, куда входят ювелирные изделия) были зарегистрированы бренды The Minimalist и MINIMALUST.

План действий при регистрации товарного знака  

Клиент был настроен решительно — бренд нужен был ему в неизменном виде. Поэтому мы подали заявку на регистрацию и одновременно продумали дальнейшие шаги.

• Владелец знака The Minimalist не производил товары 14 класса. Мы предложили клиенту связаться с ним и договориться о продаже знака для этого класса.

• Владелец знака MINIMALUST закрыл ИП, что давало возможность аннулировать его знак.

Мы связались с владельцем знака The Minimalist и сумели договориться о продаже знака для нашего клиента. Чтобы купить права на товарный знак, нужно было подписать договор отчуждения и зарегистрировать его в Роспатенте. С владельцем знака MINIMALUST ситуация оказалась сложнее. 

Изменения в законодательстве как препятствие

Товарный знак MINIMALIST мы регистрировали два года назад. 29 июня 2023 года вступили в силу поправки в ГК, по которым товарные знаки стало возможным регистрировать не только на ИП, но и на физлица. Аннулировать знак по причине ликвидации ИП было нельзя, ведь права автоматически переходили физлицу.

Нам не повезло со сроками. Мы подали заявление на аннулирование еще до вступления в силу этих поправок, но рассматривалось оно уже после. Поэтому наш запрос был отклонен.

Тогда мы обратились в Суд по интеллектуальным правам. Однако владелец знака MINIMALUST захотел сохранить знак, и Суд встал на его сторону. Ситуация усложнялась. Клиент хотел получить защиту знака и за рубежом, поэтому подал заявку на регистрацию MINIMALIST по Мадридской системе. Это обошлось ему в более чем 200 тысяч рублей. Отказ в регистрации в России означал бы отказ и в других странах.

Мы были уверены, что владелец знака MINIMALUST не использует свое обозначение для 14 класса, поэтому попросили у него согласие на регистрацию нашего бренда. Спустя несколько недель раздумий он согласился. 

Имея на руках все нужные документы — договор отчуждения и письмо-согласие — мы обратились в Палату по патентным спорам. Коллегия Палаты отменила решение Суда по интеллектуальным правам об отказе и одобрила регистрацию знака MINIMALIST в нужном нам 14 классе. 

Борьба за знак нашего клиента продолжалась полтора года и в итоге привела к успеху. Все это — благодаря упорству нашего клиента и правильной стратегии экспертов федерального патентного бюро “Железно”.

Если вам нужна помощь в регистрации товарного знака, обращайтесь за помощью к специалистам. Опыт “Железно” помогает решать даже самые сложные случаи. Пишите в WhatsApp по номеру +79229092784 или Telegram @zhelezno_pb. С радостью вам поможем!